Toutefois, ce succès connaît des limites tenant aux risques liés au contenu des annonces diffusées sur eBay.

En effet, en l’état, tout internaute peut se permettre de diffuser des annonces concernant des articles de tout type sur eBay et notamment des articles contrefaisants bien que les règles d’arbitration d’eBay l’interdisent.

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 3 septembre 2010 détaille un mode de calcul de dommages intérêts particulier et adapté au cas d’eBay.

En l’espèce, Christian Dior Couture avait relevé sur eBay des annonces de vente de produits contrefaisants à ses droits de propriété intellectuelle (notamment au regard des marques « Dior » et « Christian Dior »). Elle avait alors adressé à eBay une mise en demeure afin de tenter d’obtenir le retrait de l’ensemble des annonces litigieuses.

Toutefois, eBay n’ayant pas procédé au retrait des annonces contrefaisantes, Christian Dior Couture a alors assigné en justice les entités eBay Inc et eBay AG afin que celles-ci soient condamnées pour leur attitude négligente et en réparation de son préjudice invoqué.

Le Tribunal de commerce de Paris avait reconnu le bien fondé des demandes de Christian Dior Couture et retenu la responsabilité des sociétés eBay Inc et eBay AG. Ces dernières ont alors interjeté appel de cette décision.

Les juges de la Cour d’appel de Paris ont toutefois confirmé la responsabilité des sociétés eBay Inc et eBay AG au regard du préjudice subi par Christian Dior Couture et causé par les annonces litigieuses.

Aux motifs de leur décision, les juges de la Cour d’appel de Paris ont retenu que les sociétés appelantes fournissaient des services particuliers de courtage et ne pouvaient ainsi pas bénéficier du régime accordé aux simples hébergeurs (régime caractérisé par le principe d’une décharge de responsabilité de l’hébergeur au regard des informations stockées sauf connaissance du caractère illicite des informations).

Ils ont également retenu que les sociétés eBay Inc et eBay AG avaient manqué à leur obligation de vigilance au regard des annonces diffusées (malgré la mise en place d’un programme de sensibilisation des utilisateurs et un système de filtrage par mots clés) et à leur engagement de retirer « aussitôt que possible » les annonces contrefaisantes et de suspendre les comptes litigieux.

Les juges de la Cour d’appel ont donc condamné solidairement les sociétés eBay Inc et eBay AG au paiement de dommages intérêts calculés de la manière suivante :

-    condamnation au paiement d’une redevance indemnitaire d’un montant de 800 000 € au titre de l’exploitation fautive des droits de Christian Dior Couture (montant tenant compte du total estimé des commissions perçues par les appelantes sur les ventes des produits liés aux annonces incluant le vocable « Dior », auquel est appliqué un taux de 50% correspondant au taux estimé des annonces contrefaisantes, et auquel est ensuite appliqué un taux de 20 % correspondant aux annonces diffusées sur les sites ebay.fr/.com/.uk) ;

-    condamnation au paiement de dommages intérêts d’un montant de 1 800 000 € au titre du préjudice à l’image attachée aux signes indûment utilisés (montant tenant compte des revenus perçus par eBay au titre de l’insertion et de la mise en valeur des annonces litigeuses, de la large diffusion de ces annonces et de la très forte notoriété des signes « Dior » qui font l’objet de campagnes de communication lourdes et constantes) ;

-    condamnation au paiement d’une somme de 80 000 € au titre du préjudice moral subi par Christian Dior Couture et né de l’atteinte que les actes contrefaisants portent à ses valeurs et exigences ;

-    condamnation au paiement d’une somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens de l’instance d’appel.

Il est à noter que les juges de première instance avaient condamné solidairement les sociétés eBay Inc et eBay AG pour les mêmes chefs d’accusation au paiement de dommages-intérêts encore plus élevés.

Afin donc d’éviter à devoir à nouveau sortir ses calculettes et ses économies, la vigilance est de rigueur pour eBay !

Dans ce cas et en fonction des droits et parties en présence, il peut être conseillé de prendre contact avec le titulaire de la marque antérieure afin de tenter de négocier un accord pour une coexistence pacifique des marques.

Un tel accord de coexistence permettra d’encadrer l’exploitation des marques et d’éviter au mieux sur le marché un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.

Toutefois, dans le cas de deux sociétés concurrentes directes, la négociation et la conclusion d’un accord de coexistence s’avèrent très délicates. En effet, le titulaire d’une marque n’aurait que peu d’intérêts (si ce n’est éventuellement financiers) à accepter qu’un de ses concurrents directs puisse déposer et exploiter une marque identique à la sienne.

On trouve un bon exemple avec la marque de bière « BUDWEISER ». Cette marque fait en effet l’objet d’une longue et ancienne lutte juridique entre la société tchèque Budějovický Budvar et la société américaine Anheuser-Busch (rachetée en 2008 par la société belge InBev).

Leur denier litige juridique en date concerne le dépôt de la marque verbale « BUDWEISER » dans l’Union Européenne le 1^er avril 1996 par Anheuser-Busch pour désigner les produits suivants : « Bière, ale, porter, boissons maltées alcooliques et non alcooliques ».

Ayant eu connaissance de ce dépôt, la société tchèque Budějovický Budvar a formé opposition à l’enregistrement de cette marque auprès de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) en invoquant l’existence de trois marques antérieures et des droits sur des appellations d’origine.

Suite à plusieurs décisions et renvois de la division d’opposition et de la chambre des recours de l’OHMI, cette dernière a finalement conclu qu’au regard de l’identité des marques et des similitudes manifestes entre les produits, l’opposition formée par Budějovický Budvar pouvait être accueillie.

Anheuser-Busch a alors introduit un recours auprès du Tribunal de l’Union Européenne (TUE) demandant l’annulation de la décision de la chambre des recours de l’OHMI en invoquant des arguments tenant à l’irrecevabilité et à l’absence de pertinence de pièces apportées par l’opposant.

Cependant, le TUE a rejeté le recours en annulation formé par Anheuser-Busch. Cette société, en dernier recours, a donc formé un pourvoi auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) en invoquant une erreur de droit du TUE et en reprenant des arguments tenant à l’irrecevabilité et à l’absence de pertinence de pièces apportées par l’opposant.

Par une décision récente en date du 29 juillet 2010, la CJUE a toutefois rejeté le pourvoi formé par Anheuser-Busch.

L’enregistrement de la marque communautaire « BUDWEISER » au nom d’Anheuser-Busch a donc ainsi été définitivement refusé par les instances de l’Union Européenne.

La société Budějovický Budvar gagne un point dans cette bataille.

Afin d’éviter d’en arriver à une telle dispute juridique sans fin avec l’un de vos concurrents pour une marque : tentez de trouver des accords, pas la guerre !

Cette notion de « mauvaise foi » n’a pas été clairement définie par le législateur communautaire.

Elle a donc été précisée par les juges et est appréciée souverainement au cas par cas.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) s’est prononcée quant aux critères à prendre en compte pour déterminer la « mauvaise foi » au sens du RMC.

Ainsi, dans un arrêt « Lindt Goldhase » en date du 11 juin 2009, la CEDH a donné consigne aux juges nationaux, aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi, de « prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, et notamment:

–        le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé;

–        l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que

–        le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé. »

Au vu de la jurisprudence actuelle en la matière, la « mauvaise foi », au sens du RMC, peut s’entendre d’une intention malhonnête.

La mauvaise foi peut être caractérisée par une fraude réelle ou une intention de tromper ou de décevoir les tiers ou toute autre motivation contestable.

Un cas d’espèce d’appréciation de la mauvaise foi est une décision de la division d’annulation de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) en date du 4 décembre 2009.

En l’espèce, les membres du fameux boys band américain New Kids on the Block formé dans les années 80 agissaient en nullité d’une marque communautaire « NEW KIDS ON THE BLOCK » en invoquant notamment le fait que ce dépôt de marque avait été effectué de mauvaise foi.

La marque communautaire contestée avait été déposée le 4 novembre 2005 et enregistrée le 14 mai 2008 au nom d’une société de production (SM Productions Partnership), société liée à celle du groupe, dans le but de créer un groupe reprenant le nom « New Kids on the Block » mais avec de nouveaux membres.

Afin de se défendre, le déposant de la marque contestée arguait notamment du fait que le groupe ne s’était pas produit depuis onze ans à la date du dépôt de la marque (ce que les membres du groupe ont contesté en invoquant des représentations récentes).

En l’espèce, les juges de la division d’annulation de l’OHMI ont admis que le dépôt de la marque communautaire « NEW KIDS ON THE BLOCK » au nom de SM Productions Partnership avait été réalisé de mauvaise foi.

Cette mauvaise foi a été justifiée par les juges comme suit :

-          le déposant de la marque avait connaissance de l’usage antérieur (et particulièrement de l’usage commercial) du signe par les membres du groupe demandeurs à l’action ;

-          le déposant de la marque avait conscience de la valeur économique du signe à la date du dépôt et de ce que pourrait représenter un nouvel usage de ce signe pour un nouveau boys band;

-          le déposant de la marque invoquait le fait qu’il avait prévenu les membres du groupe de son projet mais il ne démontrait pas que ceux-ci lui avaient donné leur autorisation expresse ;

-          compte tenu de l’ampleur du succès du groupe New Kids on The Block, les membres du groupe détenaient individuellement des droits sur le nom du groupe avec une valeur économique considérable.

Compte tenu de ces éléments et bien que le groupe ne soit plus aussi présent qu’avant, les juges de la division d’annulation ont déclaré nulle la marque communautaire contestée « NEW KIDS ON THE BLOCK » au motif que cette marque avait été déposée de mauvaise foi.

Un exemple de cas où la mauvaise foi du déposant n’a pas été reconnue est une décision de la seconde chambre d’appel de l’OHMI en date du 13 novembre 2007 (Antoinette van Rossum c/ Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG). En l’espèce, les juges de l’OHMI ont rejeté l’action en invalidité de la marque communautaire contestée « CLAIRE FISHER » au motif que la demanderesse à l’action (invoquant l’usage de ce signe en tant que nom d’artiste) ne justifiait pas suffisamment de droit réel antérieur et que le déposant de la marque communautaire n’avait aucun lien contractuel direct et aucune obligation à son égard.

Afin de ne pas voir sa marque communautaire annulée pour dépôt de mauvaise foi, attention donc à ne pas usurper le nom de n’importe quel artiste ou boys band lorsque vous déposez une marque !

Une « spécialité traditionnelle garantie » est définie comme étant « un produit agricole ou une denrée alimentaire traditionnel dont la Communauté a reconnu la spécificité par son enregistrement » conformément au Règlement CE n°509/2006.

Ce statut pourrait être comparable à un label de certification de produits agricoles et alimentaires encadré par les instances communautaires.

Une demande d’enregistrement de Spécialité Traditionnelle Garantie (STG) ne peut être introduite que par un ou plusieurs groupements. Cette demande doit comporter l’identité du groupement demandeur, un cahier des charges, l’identité des autorités ou organismes contrôlant le respect du cahier des charges et des documents prouvant la spécificité et le caractère traditionnel du produit.

Cette demande est ensuite examinée par l’Etat dans lequel le groupement est établi puis par la Commission Européenne.

Après examen favorable, la Commission Européenne publie la demande au Journal Officiel de l’Union Européenne. Cette publication ouvre un délai de six mois pendant lequel tout tiers ayant un intérêt légitime peut s’opposer à l’enregistrement envisagé en déposant une déclaration motivée.

Une fois la demande de STG enregistrée, tout producteur respectant le cahier des charges peut y faire référence, au sein du marché communautaire, sur l’étiquetage, dans la publicité ou tout autre document afférant au produit en utilisant le nom de la spécialité enregistré accompagné soit du symbole communautaire spécifique aux STG soit de la mention « spécialité traditionnelle garantie ».

Une STG enregistrée récemment par la Commission et qui devrait réjouir tous les amateurs de pizzas est la « Pizza Napoletana ».

En effet, sur requête initiale de groupements italiens relayés par leur Etat, la Commission Européenne a accepté à l’enregistrement en tant que STG la « Pizza Napoletana » (Règlement de la Commission n°97/2010 en date du 4 février 2010).

Il est à noter que l’enregistrement porte le nom de « Pizza Napoletana » mais que les demandeurs n’ont pas souhaité réserver ce nom pour désigner uniquement la STG. Ainsi, des produits pourraient porter la mention de « Pizza Napoletana » sans que ce nom signifie que les produits respectent effectivement le cahier des charges de la STG enregistrée.

Pour détecter une véritable « Pizza Napoletana » respectant le cahier des charges validé par la Commission Européenne, il convient donc de vérifier que l’emballage ou l’étiquetage du produit porte les mentions « Produite selon la tradition napolitaine » et « spécialité traditionnelle garantie », l’acronyme « STG » ainsi qu’un logo spécifique présenté dans le cahier des charges.

Afin de prendre connaissance de ce logo, de l’histoire de la « Pizza Napoletana » et de découvrir la véritable recette détaillée de cette spécialité traditionnelle garantie, nous invitons tous les pizzaïolos amateurs ou professionnels et tous les gourmands à consulter le cahier des charges annexé au Règlement de la Commission n°97/2010.

Un autre exemple de STG enregistrée provenant également d’Italie est la « Mozzarella » (date d’enregistrement : 26 novembre 1998). Il est à noter que la France a introduit une demande d’enregistrement de STG auprès de la Commission le 28 décembre 2006 pour les « Moules de Bouchot » (cette demande est encore en cours d’examen).

A vos fourneaux, respectez bien la recette et bon appétit !!!

En l’espèce, les juges communautaires ont refusé l’enregistrement de la marque « SCREW YOU » au regard des produits considérés comme des « produits ordinaires commercialisés dans des points de vente fréquentés par le grand public » (notamment lunettes, vêtements, chaussures, balles de jeu, boissons alcooliques…) au motif que « l’utilisation de la marque SCREW YOU en relation avec ces produits aurait inévitablement pour effet qu’une part significative de ce public se sentirait choquée et insultée. »

En revanche, les juges ont accepté l’enregistrement de la marque au regard des « Préservatifs, contraceptifs, jouets sexuels (vibromasseurs, poupées), seins artificiels et pompes pour les seins » dès lors que ces produits sont vendus dans des sex-shops et que le public pertinent pour ces produits ne sera probablement pas perturbé par l’utilisation de l’expression « SCREW YOU » en tant que marque.

Afin d’éviter de choquer l’ordre public, apprenez la politesse à votre marque !!!

Cet énoncé de pratique, dont l’entrée en vigueur a eu lieu le 11 mars 2010, limite en effet la possibilité de prolonger le délai pour répondre au rapport d’examen d’une marque.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet énoncé (remplaçant celui du 15 juillet 1998), le Bureau des Marques n’exigeait des motivations justifiant une prorogation additionnelle du délai de réponse qu’à compter de la 3^ème demande de prorogation.

Depuis l’entrée en vigueur de cet énoncé, le Bureau des Marques peut accorder une prolongation du délai de réponse au rapport d’examen d’une durée maximale de six mois sur demande justifiée mais toute autre demande de prolongation devrait être refusée par le Bureau des Marques.

Au delà d’une période de douze mois à compter de la date du rapport (soit à compter de l’expiration d’une première prolongation du délai), il est exigé que le déposant démontre l’existence de circonstances exceptionnelles expliquant qu’il n’est pas encore en mesure d’apporter une réponse au rapport. A défaut, le demandeur sera considéré comme faisant défaut dans la poursuite de la demande.

L’Office donne quelques exemples de circonstances exceptionnelles pouvant être invoquées : le changement de mandataire, des circonstances hors du contrôle des personnes concernées, la cession de la demande de marque, l’attente de copies certifiées, si le statut de la marque citée dans le rapport d’examen est pendant ou si le déposant a entamé des négociations en vue d’obtenir le consentement du titulaire d’une marque antérieure.

Cette liste de circonstances exceptionnelles n’est pas exhaustive.

Toutefois, afin de ne pas se retrouver à devoir inventer de nouvelles circonstances exceptionnelles et enrichir la liste des  exemples donnés par l’Office, il convient de surveiller son calendrier!!!

Toutefois, même une marque représentée par un chiffre doit revêtir un caractère distinctif pour pouvoir être valable en France ou dans l’Union Européenne. Une marque doit en effet avant tout permettre aux consommateurs d’attention moyenne d’identifier l’origine des produits et services.

A cet effet, il est essentiel qu’une marque ne soit pas descriptive, à savoir qu’elle ne constitue pas la désignation générique, essentielle ou usuelle des produits et services ou la désignation d’une caractéristique des produits et services.

L’appréciation du caractère distinctif d’une marque constituée d’un chiffre est délicate au regard du langage, de la signification et de l’usage des chiffres.

C’est le cas de figure devant lequel s’est récemment retrouvé le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE).

En l’espèce, la société polonaise Agencja Wydawnicza Technopol sp.z o.o. avait procédé au dépôt communautaire de neuf marques constituées de chiffres dont sept marques verbales (« 1000 », « 222 », « 333 », « 555 », « 350 », « 250 » et « 150 ») et deux marques semi-figuratives (« 100 avec un logo » et « 300 avec un logo »).

Les demandes de marques communautaires verbales « 222 », « 333 », « 555 », « 350 », « 250 » et « 150 » désignaient en classe 16 les produits suivants : « périodiques, livres et brochures de jeux ». Les Examinateurs de l’OHMI ont refusé à l’enregistrement ces marques pour les produits visés au motif du caractère descriptif des signes.

Les demandes de marques communautaires semi-figuratives « 100 avec un logo » et « 300 avec un logo » désignaient en classe 16 des « affiches, albums, livrets, magazines, formulaires, impressions, journaux, calendriers, mots croisés, rébus », en classe 28 des « puzzles de manipulation, énigmes, puzzles » et en classe 41 des services d’« organisation de compétitions, édition de textes ». Les Examinateurs de l’OHMI ont refusé à l’enregistrement ces marques uniquement pour les « affiches, livrets, magazines, impressions, journaux » relevant de la classe 16 et les produits de la classe 28 au motif du caractère descriptif des signes.

La demande de marque communautaire verbale « 1000 » désignait en classe 16 des « affiches, brochures, périodiques, y compris périodiques contenant des mots croisés et des jeux, imprimés, presse quotidienne », en classe 28 des « casse-tête, devinettes, puzzles » et en classe 41 des services d’« organisation de concours, publication de textes ». Les Examinateurs de l’OHMI ont refusé à l’enregistrement cette marque uniquement pour les produits relevant de la classe 16 au motif du caractère descriptif du signe.

Suite aux décisions de refus des Examinateurs de l’OHMI, le déposant a formé des recours mais la Chambre des recours de l’OHMI a confirmé les analyses et décisions des Examinateurs.

Concernant les demandes de marques semi-figuratives « 100 avec un logo » et « 300 avec un logo », il est à noter que la Chambre des recours avait invité le déposant à déclarer qu’il renonçait à invoquer un droit exclusif sur les chiffres « 100 » et « 300 » pour procéder à l’enregistrement des marques pour les produits litigieux mais le déposant avait refusé de procéder à un tel « disclaimer ».

A la requête du déposant, le TPICE, dans des décisions en date du 19 novembre 2009, a donc été amené à juger de la validité des demandes de marques « 1000 », « 222 », « 333 », « 555 », « 350 », « 250 », « 150 », « 100 avec un logo » et « 300 avec un logo » au regard principalement des produits de publication. 

Les juges du TPICE ont tout d’abord admis que le public pertinent en l’espèce était l’ensemble des consommateurs de l’Union Européenne dans la mesure où les chiffres en cause existaient dans toutes les langues communautaires et étaient compréhensibles par tous les consommateurs au sein de l’Union Européenne.

Ils ont ensuite reconnu que les chiffres constituant les demandes de marques « renvoient à des quantités et seront perçus immédiatement et sans autre réflexion par le consommateur moyen comme une description de caractéristiques des produits en cause ».

Les juges ont en effet considéré qu’ « au vu des usages du marché des publications, les chiffres sont souvent utilisés sur les couvertures des périodiques afin de décrire leurs caractéristiques ». Les chiffres litigieux pouvaient ainsi constituer la désignation notamment de « la quantité de pages ainsi que d’œuvres, d’informations et de jeux compilés, ou le classement hiérarchique de références contenues », caractéristiques qui seraient selon les juges importantes du point de vue du consommateur moyen lors de la décision d’achat.

Les juges du TPICE ont donc confirmé les décisions de la Chambre de recours de l’OHMI et refusé l’enregistrement des demandes de marques « 1000 », « 222 », « 333 », « 555 », « 350 », « 250 », « 150 », « 100 avec un logo » et « 300 avec un logo » (ayant été admis pour ces marques semi-figuratives que les chiffres « 100 » et « 300 » étaient les éléments dominants des marques) au regard principalement des produits de publication .

Pour la protection à titre de marque d’un chiffre, il convient donc de l’accompagner d’un ou plusieurs éléments verbaux et/ou figuratifs imposants et surtout de viser des produits et services d’un domaine où les chiffres ne sont pas rois !

L’article L.711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit en effet « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : […] c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »

L’appréciation du caractère déceptif d’une marque est effectuée souverainement par les Examinateurs de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) et les juges du fond pour chacun des produits et services désignés par la marque. Une marque peut ainsi être jugée déceptive pour certains produits et services mais ne pas l’être pour d’autres produits et services.

Par exemple, les juges du Tribunal de Grande Instance de Paris, dans une décision en date du 8 avril 2009, ont prononcé la nullité partielle de deux marques « LE COMPTOIR DU PHARMACIEN »  pour des produits et services relevant des classes 3, 9, 21 et 38 dans la mesure où ces produits et services ne relevaient pas du monopole pharmaceutique. Ces deux marques ont toutefois été jugées non déceptives pour des produits visés en classes 5 et 9 et relevant du monopole pharmaceutique.

Un cas particulier de marques dont le caractère déceptif est problématique est celui des marques incluant le terme « LABEL ». En effet, l’INPI a pour tendance de rejeter à l’enregistrement la plupart des marques comprenant un terme « LABEL » dans la mesure où de telles marques induiraient en erreur le consommateur qui serait amené à penser qu’il s’agit de véritables labellisations.

Dans une décision en date du 27 juin 2003, les juges de la Cour d’appel de Paris ont ainsi reconnu le caractère déceptif de la marque « IP-LABEL » au motif que « le signe « IP-LABEL » est de nature à tromper le public en ce qu’il laisse entendre que les produits et services revendiqués dans la demande bénéficient d’un label de qualité et/ou possèdent des caractéristiques spécifiques garanties par un organisme certificateur » du seul fait que le terme « LABEL » figure dans le signe.

Cette position de l’INPI et des juges du fond est toutefois à relativiser. En effet, il est de plus en plus fréquent que des marques comprenant le terme « LABEL » soient acceptées à l’enregistrement si elles font notamment référence au domaine musical (évocation des labels musicaux) ou si le terme « LABEL » n’est pas utilisé dans le sens de labellisation.

Les juges de la Cour d’appel de Versailles ont ainsi, dans une décision en date du 9 octobre 2003, reconnu le caractère non déceptif de la marque « Label Série » au motif que cette marque ne visait pas les domaines de la santé et de la sécurité (domaines concernés par la labellisation), que le terme « label », qui n’était pas mis en exergue au sein du signe, était choisi par le déposant pour son étymologie anglo-saxonne et qu’ainsi le signe « Label Série » avait un sens radicalement opposé à celui du terme « LABEL » dans son sens français.

La jurisprudence étant fluctuante en la matière, nous conseillons la plus grande prudence avant de déposer une marque incluant le terme « LABEL » !

Or, il ne faut pas oublier que la disponibilité d’une marque est une des principales conditions de protection de la marque française bien que l’INPI, contrairement à certains offices étrangers, n’examine pas le respect de cette condition. 

Ainsi, afin de se prémunir au mieux de réclamations de titulaires de droits antérieurs et pour plus de sécurité juridique, une des solutions de plus en plus envisagée par les déposants est le rachat de marques antérieures.

L’article L.714-1 du Code de la Propriété Intellectuelle consacre le principe de libre cession de la marque. Toutefois, ce principe trouve des limites, notamment dans la fraude, selon le célèbre adage latin « Fraus omnia corrompit » (la fraude corrompt tout).

En matière d’acquisition de marque, le principe posé par les juges français est qu’une cession de marque est considérée comme frauduleuse lorsqu’elle a été réalisée dans le but de nuire à un concurrent par exemple en l’empêchant, d’exploiter paisiblement la marque ou en la lui opposant.

L’acquisition d’une marque faite « avec le souci de permettre de distinguer les produits mis en vente » par le cessionnaire « et non pour nuire à un concurrent ou profiter de sa notoriété » a ainsi été reconnue non frauduleuse par les juges du fond (Cour de cassation, 10 mai 1994, Société Elysées Diffusion / Sociétés Redoute et Redoute Catalogue).

Les juges ont également adopté le principe plus particulier selon lequel « une cession d’une marque peut être déclarée inopposable aux tiers si elle a revêtu un caractère frauduleux, c’est à dire si elle a été faite dans la seule intention de faire obstacle, par le jeu de l’antériorité ainsi acquise, à une action en contrefaçon ».

Un exemple de rachat de marque reconnu frauduleux est apporté par une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 16 mars 2006 (S.A. Conception de Presse et d’Edition/ S.A. Groupe Entreprendre). Les juges du fond ont ainsi relevé le caractère frauduleux d’une cession de marque en relevant notamment que le cessionnaire, qui opposait la marque acquise à un concurrent, devait avoir connaissance de l’exploitation de la marque par son concurrent antérieurement à la cession et il ne démontrait pas avoir lui-même de projets d’exploitation de la marque.

Attention donc avant d’acquérir une marque afin de se conforter une antériorité !